TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.-
I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.-
PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil ONIX TRADING, COMPANY, S.A., domiciliada en la misma ciudad de Porlamar, denominada anteriormente “SKI-HI PANAMA TRADING COMPANY, S.A.”, como aparece de la copia certificada emanada del Registro Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta, protocolizada la domiciliación de la citada compañía el 17 de julio de 2002, anotado bajo el Nro.45, Tomo 18-A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTOR: abogado PASCUAL HERNÁNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro6.723.
PARTE DEMANDADA: empresas LA BELLA DAMA, C.A., domiciliada en Porlamar, Estado Nueva Esparta, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con fecha 7 de julio de 2003, bajo el N°.69, Tomo 20-A, en la persona de sus Directores ALI MOHAWAD AWADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.846.418, HAISSAM MOHAMAD AWADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.318.234, domiciliados en Porlamar Estado Nueva Esparta; EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., domiciliad en el Municipio Autónomo Mariño de este Estado como dice su acta constitutiva que fue protocolizada en el Registro Mercantil Segundo de esta Circunscripción Judicial con fecha 15 de diciembre de 2003, anotado bajo el N°.29, Tomo 33-A, por alguno de sus directores MOHAMAD ADEL BZEIH, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. E-82.288.645, FAISAL ADEL BZEIH, mayor de edad, titular de la cédula Nro. E-82.225.449, ambos con domicilio en Porlamar; EL GOLFO II, C.A., también domiciliada en Porlamar, e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de este Estado el 24 de septiembre de 2003, anotado bajo el Nro.37, Tomo 25-A, representada por alguno de sus dos Directores; MHAMED BZEIH , mayor de edad y portador de la cédula de Identidad Nro. E-82.187.333 o IBAHIM BZEIH, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. E-82.273.596, con domicilio en Porlamar, Municipio Mariño de este Estado.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó.
II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Se inicia la presente demanda por Uso Ilegal de Derecho de Marca, incoada por la Sociedad Mercantil ONIX TRADING COMPANY, S.A., en contra de las empresas LA BELLA DAMA, C.A, EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., y EL GOLFO II, C.A., ya identificadas.
Recibida para su distribución en fecha 22-7-2004 (f.10) correspondiéndole conocer de la misma a este Tribunal. Admitiéndose en fecha 4-8-2004 (f.74) y se ordenó la citación de las empresas demandadas en nombre de cualquiera de sus representantes a objeto de que dentro de los vente días de despacho siguientes a que consta la última citación comparezcan por ante este Tribunal a dar contestación a la demanda.
En fecha 1-9-2004 (f.121 al 160) el Alguacil Temporal de este Tribunal MIGUEL SOTILLO mediante diligencia consignó las compulsas de citaciones de las empresas EL GOLFO II, C.A., EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A. y LA BELLA DAMA, C.A., donde los representante de las dos primeras se negaron a firmar y de la última se le informó que su representante estaba de viaje.
El día 9-9-2004 (f.162-163) se dictó auto mediante el cual se ordenó citar a las empresas EL GOLFO II, C.A. y EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil y a través de cartel a la empresa LA BELLA DMA, C.A. Librándose en esa misma fecha (f.164 al 168).
En fecha 6-10-2004 (f.171) se dejó constancia por secretaría de haber dado cumplimiento al artículo 218 del Código de Procedimiento Civil haciéndole entrega de la referida boleta de notificación al representante de la empresa codemandada EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A.
Por diligencia suscrita el 10-10-2004 (f.174) por el abogado PASCUAL HERNÁNDEZ acreditado en autos como apoderado judicial de la parte actora, consignó cuatro folios útiles poder que le fue otorgado por ONIX TRADING COMPANY S.A., y asimismo ratifica e insiste del procedimiento en lo que concierne a la sociedad mercantil LA BELLA DAMA, C.A., debiendo continuar la demanda en contra de las otras dos empresas.
Por auto de fecha 23-11-2004 (f.180) se homologó el desistimiento del procedimiento solo en lo que respecta a la codemandada Sociedad Mercantil LA BELLA DAMA, C.A.
En fecha 23-11-2004 (f.182) se les aclaró a las partes que la presente causa entraba en etapa de promoción de pruebas a partir del 9-11-2004 exclusive.
En fecha 14-12-2004 (f.184) se dejó constancia por secretaría de haberse presentado por el apoderado judicial de la parte actora escrito de promoción de pruebas el cual fue reservado y guardado para ser agregado en su oportunidad. Siendo agregada a los autos el día 15-12-2004 (f.186-187). Admitidas por auto del 11-1-2005 (f.189 al 190).
El día 21-1-2005 (f.196) se dictó auto a través del cual se escuchó la apelación propuesta por el abogado PASCUAL HERNÁNDEZ en contra del auto del 1-1-2005 en un solo efecto.
En fecha 9-3-2005 (f.203 al 227) se agregó a los autos las resultas de la comisión conferida al Juzgado Cuarto de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado.
El día 18-3-2005 (f.232 al 233) tuvo lugar el acto de inspección judicial promovida por la parte actora en el local comercial denominado EL GOLFO II, ubicado en el Boulevard Guevara de la ciudad de Porlamar Municipio Mariño de este Estado.
En fecha 12-4-2005 (f.238 al 239) se les aclaró a las partes que una vez recibidas las resultas del oficio dirigido al Administrador de la Aduana del Guamache Municipio Tubores de este Estado, así como las resultas de la apelación interpuesta el 13-1-2005 se iniciaría el lapso para presentar informes.
En fecha 5-5-2005 (f.240 al 274) se agregó a los autos las resultas de la apelación a través de las cuales consta que fue declarada sin lugar la apelación ejercida por el abogado PASCUAL HERNÁNDEZ confirmándose así el auto apelado.
El día 9-5-2005 (f.275) se cerró la pieza principal y se ordenó la apertura de una nueva pieza que se denominaría Segunda, asimismo consta que se corrigió foliatura a partir del folio 207 en adelante.
SEGUNDA PIEZA.-
En fecha 19-5-2005 (f.2) se agregó a los autos el oficio dirigido al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y en tal sentido se les aclaró a las partes que a partir del 19-5-2005 exclusive comenzó a transcurrir el lapso para presentar informes.
Por auto del 17-6-2005 (f.4) se les aclaró a las partes que a partir del 17-6-05 inclusive la presente causa entró en etapa de sentencia.
CUADERNO DE MEDIDAS.-
Por auto del 17-8-2004 (f.1) se dictó auto a través del cual se le instó a la parte acta ampliar la prueba a los efectos de que el Tribunal emitiera el pronunciamiento correspondiente a la medida de secuestro solicitada. Cumpliéndose en fecha 23-8-2004 (f.2-3).
Por auto del 31-8-2004 (f.9 al 11) se decretó medida de secuestro sobre la mercancía que se identificara con la marca “OSCAR DE LA RENTA” que se encuentre en la sede y/o depósitos de las empresas LA BELLA DAMA, C.A.; EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A. y EL GOLFO II, C.A., comisionándose para dicha practica al Juzgado Distribuidor de los Municipios, Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado siendo efectiva dicha medida cautelar el día 28-9-2004 (f.12 al 28) por el Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado por haberle correspondido según sorteo efectuado.
Siendo la oportunidad para dictar sentencia en la presente causa, se hace bajo las siguientes consideraciones:
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.-
PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES.-
A.- PARTE ACTORA:
1.- Copia certificada expedida por el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta (f.12 al 20) de la participación realizada por el abogado PASCUAL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil ONIX TRADING COMPANY, S.A., a través de la cual en cumplimiento del artículo 356 del Código de Comercio procede a consignar acta de asamblea de accionistas de la precitada sociedad mercantil, el 22 de noviembre de 1991 se acordó cambiar el nombre de SKY-HI PANAMA TRADING COMPANY, S.A., a ONIX TRADING COMPANY, S.A., con el objeto de fijar el domicilio de dicha empresa extranjera en la ciudad de Porlamar Estado Nueva Esparta. El anterior documento con fundamento al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se tiene como fidedigno y se le otorga valor probatorio con base a los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil para demostrar que la empresa ONIX TRADING COMPANY, S.A., fue constituida en la ciudad de Panamá, dio cumplimiento al artículo 356 del Código de Comercio, adquiriendo así la nacionalidad venezolana. Y así se decide.
2.- Copia certificada (f.21 al 31) de documento autenticado por ante la Notaría Tercera del Circuito de la República de Panamá, de fecha 22 de agosto de 1991, Nro.9142, a través de la cual los ciudadanos SELLY DAYAN DE MIZRACHI y ALEGRE YOHOROS DE DAYAN efectuaron un pacto social y convinieron en constituir la empresa denominada SKY-HI PANAMA TRADING, S.A., con el fin primordial dedicarse al comercio internacional, importación, exportaciones desde la zona Libre de Colón o en cualquier parte del territorio de la República de Panamá, con un capital autorizado de Cien Mil dólares (U.S.$ 100.000,00) dividido en mil (1000) acciones con un valor nominal de CIEN DÓLARES (U.S.$ 100,00) moneda legal de los Estados Unidos de América cada una, el número de acciones que se convino en suscribir es como sigue: SELLY DAYAN DE MIZRACHI una acción, GAY ALEFRE YOHOROS DE DAYAN una (1) acción, la misma tendría su domicilio en la República de Panamá y el nombre de su Agente Residente es Dr. LUIS DE LEÓN ARIAS, con despacho profesional en la avenida Italia Edificio Elida, Punta Paitilla, Planta baja, ciudad de Panamá, República de Panamá, abogado en ejercicio, el número de los primeros Directores y Dignatarios de la sociedad es de tres (3), ALBERTO RAYMOND DAYAN, Director, Dignatario, Presidente y Representante legal, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, Director, Vicepresidente, Secretaria Dignatario, GAY ALEGRE YOHOROS DE DAYAN, Director, Tesorera, Dignatario, con domicilio en la República de Panamá. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de febrero de 2004 estableció:
“…Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice así:
«Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los ordenamientos jurídicos:
1) El de lugar de celebración del acto:
2) El que rige el contenido del acto; o
3) El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus otorgantes».
De conformidad con la interpretación literal del artículo precitado se desprende que la validez de los actos jurídicos depende del cumplimiento de algunos de los numerales previstos en el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, por cuanto la propia norma expresa «si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera», ya sea que se verifiquen las formalidades del lugar de celebración del acto o con el que rige el contenido del acto o con el que tutela el domicilio de su otorgante o el común de sus otorgantes…
…A mayor abundamiento, es importante destacar las disposiciones contenidas en el Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros celebrado en la Haya, el 5 de octubre de 1.961, fue aprobado en todas sus partes por la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, y publicado en Gaceta Oficial N°.36.446 de fecha 5 de mayo de 1.998. El propósito de dicho convenio, fue el de suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular de los documentos públicos extranjeros, entre los Estados partes de la convención.
En efecto, en el artículo 1° del Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, se expresa lo siguiente:
«Artículo 1°. El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado Contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado Contratante.
A los efectos del presente Convenio se considerarán como documentos públicos los siguientes:
a) los documentos que emanen de una autoridad o funcionario vinculado a cortes o tribunales del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o de un secretario, oficial o agente judicial;
b) los documentos administrativos;
c) los documentos notariales;…». (…Omissis…) (Destacado de la Sala)
El anterior documento consistente en un documento público administrativo presentado en copia certificada al cumplir con las formalidades precedentemente señaladas, al no ser objeto de impugnación conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se tiene como fidedigno y se le otorga valor probatorio con base a los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil para demostrar las anteriores circunstancias. Y así se decide.
3.- Copia certificada (f.32 al 36) de documento autenticado por ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá en fecha 13 de marzo de 2002, anotada bajo el N°.1.731, a través del cual consta del acta de Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva de la Sociedad ONIX TRADING COMPANY, S.A., con la finalidad de conferirle poder especial a la licenciada SANDRA ACEVEDO GONZÁLEZ para que represente a la sociedad ONIX TRADING COMPANY, S.A., quedando facultada para recibir, desistir, comprometer, transigir, sustituir, revocar sustituciones interponer todos los recursos y acciones de cualquier rama del derecho que considere convenientes, además de desempeñar todas las atribuciones de amplia y general administración sobre los cobros a favor de nuestra representada y realizar los trámites legales pertinentes para la detención de falsificación de marca registrada OSCAR DE LA RENTA, LTD, en Venezuela, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Belice, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, Brasil, El Salvador, Araba, Curaçao, Jamaica, Panamá, y cualquier otro país de Latinoamérica y el Caribe. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de febrero de 2004 estableció:
“…Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice así:
«Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los ordenamientos jurídicos:
4) El de lugar de celebración del acto:
5) El que rige el contenido del acto; o
6) El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus otorgantes».
De conformidad con la interpretación literal del artículo precitado se desprende que la validez de los actos jurídicos depende del cumplimiento de algunos de los numerales previstos en el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, por cuanto la propia norma expresa «si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera», ya sea que se verifiquen las formalidades del lugar de celebración del acto o con el que rige el contenido del acto o con el que tutela el domicilio de su otorgante o el común de sus otorgantes…
…A mayor abundamiento, es importante destacar las disposiciones contenidas en el Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros celebrado en la Haya, el 5 de octubre de 1.961, fue aprobado en todas sus partes por la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, y publicado en Gaceta Oficial N°.36.446 de fecha 5 de mayo de 1.998. El propósito de dicho convenio, fue el de suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular de los documentos públicos extranjeros, entre los Estados partes de la convención.
En efecto, en el artículo 1° del Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, se expresa lo siguiente:
«Artículo 1°. El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado Contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado Contratante.
A los efectos del presente Convenio se considerarán como documentos públicos los siguientes:
a) los documentos que emanen de una autoridad o funcionario vinculado a cortes o tribunales del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o de un secretario, oficial o agente judicial;
b) los documentos administrativos;
c) los documentos notariales;…». (…Omissis…) (Destacado de la Sala)
El anterior documento consistente en un documento público administrativo presentado en copia certificada al cumplir con las formalidades precedentemente señaladas, al no ser objeto de impugnación conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se tiene como fidedigno y se le otorga valor probatorio con base a los artículos 1.357 del Código Civil para demostrar el otorgamiento del mandato antes identificado en los términos y condiciones señalados. Y así se decide.
4.- Copia certificada (f.37 al 46) de documento autenticado por ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, de fecha 2 de julio de 2001, bajo el Nro.4.845, a través del cual consta del acta de Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva de la sociedad ONIX TRADING COMPANY, S.A., con la finalidad de conferirle poder general al Dr. PASCUAL HERNÁNDEZ para que represente a la sociedad ONIX TRADING COMPANY, S.A., desempeñándose en todos los asuntos legales de cualquier rama del Derecho que la poderdante estime convenientes y expresando de forma escrita dicha solicitud por la vía que mejor considere, y que además pueda personarse como actor o como reo, a nombre del poderdante en cualquier negocio que interese a éste, seguir el juicio, sus incidentes e incidencias como las de tercería o contra demandas; usar de todos los recurso ordinarios y extraordinarios que la Ley establece y además le confiere las facultades siguientes: para confesar en escritos y absolver posiciones, lo mismo que pedirlas en sentido asetivo, para comprometer en árbitros o arbitradores, para transigir, recibir cualquier cantidad de dinero, para diferir el juramento o promesa decisoria, para someter el asunto al jurado civil, operar cualesquiera novaciones, para recusar con causa, para inscribir en los Registros de propiedad, sustituir poder, revocar, sustitución además de efectuar coberos a clientes que determine la poderdante tanto judicial como extrajudicialmente en Venezuela. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de febrero de 2004 estableció:
“…Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice así:
«Los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los ordenamientos jurídicos:
7) El de lugar de celebración del acto:
8) El que rige el contenido del acto; o
9) El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus otorgantes».
De conformidad con la interpretación literal del artículo precitado se desprende que la validez de los actos jurídicos depende del cumplimiento de algunos de los numerales previstos en el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, por cuanto la propia norma expresa «si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera», ya sea que se verifiquen las formalidades del lugar de celebración del acto o con el que rige el contenido del acto o con el que tutela el domicilio de su otorgante o el común de sus otorgantes…
…A mayor abundamiento, es importante destacar las disposiciones contenidas en el Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros celebrado en la Haya, el 5 de octubre de 1.961, fue aprobado en todas sus partes por la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, y publicado en Gaceta Oficial N°.36.446 de fecha 5 de mayo de 1.998. El propósito de dicho convenio, fue el de suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular de los documentos públicos extranjeros, entre los Estados partes de la convención.
En efecto, en el artículo 1° del Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, se expresa lo siguiente:
«Artículo 1°. El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado Contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado Contratante.
A los efectos del presente Convenio se considerarán como documentos públicos los siguientes:
a) los documentos que emanen de una autoridad o funcionario vinculado a cortes o tribunales del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o de un secretario, oficial o agente judicial;
b) los documentos administrativos;
c) los documentos notariales;…». (…Omissis…) (Destacado de la Sala)
El anterior documento consistente en un documento público administrativo presentado en copia certificada al cumplir con las formalidades precedentemente señaladas, al no ser objeto de impugnación conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se tiene como fidedigno y se le otorga valor probatorio con base a los artículos 1.357 del Código Civil para demostrar el otorgamiento del mandato al abogado PASCUAL HERNÁNDEZ en los términos y condiciones señalados. Y así se decide.
5.- Copia certificada (f.47) emanada de la Notaría Pública Quinta del Circuito de la República de Panamá en fecha 30-4-2002 bajo el Nro.157 OS, según apostille y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, a través de la cual la empresa OSCAR DE LA RENTA, declara que la Sociedad mercantil ONIX TRADING COMPANY, S.A., debidamente inscrita a Fichas dos Cinco uno dos cuatro ocho (251248) Rollo tres tres dos nueve cuatro (33294) imagen uno cero (10) de la Sección de Micropelículas de Personas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, República de Panamá, está facultada para interponer las acciones o recursos judiciales convenientes para la defensa y protección de la marca Oscar de la Renta, de sus productos o cualquier artículo con su distintivo en toda América Latina y el Caribe. El anterior documento al no ser objeto de impugnación se le confiere valor probatorio para demostrar tal circunstancia, esto es, que la empresa ONIX TRADING COMPANY, S.A., fue facultada para incoar todas las actuaciones necesarias para defender y proteger esa marca. Y así se decide.
6.- Copia certificada (f.48-63) de documento emanado de la Notaria Pública Quinta del Circuito de la República de Panamá el 22-2-2002 bajo el Nro. 271/ede.g. en idioma extranjero, y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, el cual fue traducido por intérprete público, relacionado con el Convenio de Licencia celebrado entre Oscar de la Renta, LTD y DAYAN COMERCIAL GROUP, S.A., en el idioma inglés y su traducción oficial, a través del cual la empresa Oscar de la Renta le confirió la licencia exclusiva a la empresa DAYAN COMERCIAL GROUP, S.A., sujeto a los términos y condiciones del presente convenio, no transferible para las especificaciones de diseño sean estas suministradas o aprobadas por escrito por el concedente con anterioridad a su uso y que lleven la marca registrada y la marca registrada par ala confección, suministro, promoción, venta y distribución de los artículos en la forma aprobada por el concedente tal y como se establece en el presente convenio, dentro del territorio, teniendo como limitaciones a los derechos concedidos no poder colocar la marca registrada en, ni usar la marga registrada en conexión con cualquier mercancía o artículos de cualquier tipo, naturaleza o descripción distintos de los artículos y los empaques usados para los mismos y que han sido aprobados en el presente, el concedente podrá también conceder a otros, derechos o licencias para el uso de la marca registrada, para o en relación a los artículos, en cualquier parte del mundo distinto del territorio y en conjunto con bienes de otro tipo y descripción, distintos de los artículos en cualquier parte del mundo incluyendo el territorio, queda expresamente entendido y así lo aceptarán las partes integrantes del presente, que el concesionario no venderá artículos identificados con la marca registrada a clientes que sepa o pudiera llegar a saber, procederían a exportarlos fuera del territorio, y salvo que ellos fuera prohibido por la ley, conviene y acepta suspender la venta a cualesquiera de tales clientes, en el caso de llegar a descubrir que un cliente del concesionario está despachando o pretende despachar artículos fuera del territorio el concesionario utilizará sus mejores esfuerzos a sus propias expensas, para evitar que dicho cliente proceda con dichos embarques. El anterior documento al no ser objeto de impugnación en aplicación el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se tiene como fidedigno y se le atribuye valor probatorio para demostrar tal circunstancia. Y así se decide.
7.- Copia certificada (f.64-73) de documento emanado de la Notaría Pública Quinta del Circuito de la República de Panamá en fecha 22-2-2002 bajo el Nro,.272 según apostille y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, contentivo del contrato de sub-licencia suscrito el día 1 de enero de 1.998, entre DAYAN COMERCIAL GROUP, S.A., (LICENCIANTE) y ONIX TRADING COMPANY, S.A., (LICENCIATARIO) de conformidad al tenor de las cláusulas y estipulaciones siguientes, y las establecidas por OSCAR DE LA RENTA LTD, (LICENCIANTE ORIGINAL) y quien además le otorga la facultad al LICENCIANTE de otorgar sublicencia solamente según lo apruebe por anticipado y por escrito el licenciante original, donde se establecen todos los derechos y obligaciones de las partes relativas a su gestión, cualquier reforma a este contrato no será válida sin la firma de los representantes autorizados de ambas partes. El anterior documento al no ser objeto de impugnación como lo impone el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se tiene como fidedigno y se le atribuye valor probatorio para demostrar tal circunstancia. Y así se decide.
8.- Copia fotostática (f.86 al 89) de documento constitutivo y estatutos sociales de la compañía anónima EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLA, C.A., debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta de fecha 15 de diciembre de 2003, e inscrito en el Registro de Comercio bajo el N° 29, Tomo 54462, de donde se infiere que los ciudadanos MOHAMAD ADEL BZEIH y FAISAL ADEL BZEIH, convinieron en constituir dicha empresa con domicilio en el Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta con facultades para establecer sucursales, agencias, depósito u oficias en cualquier otro lugar del territorio nacional o extranjero, por una lapso de 20 años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil pudiendo prorrogarse o disminuirse si así lo acordare una Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá como objeto todo lo relacionado con la compra, venta, importación, exportación y reexportación de toda clase de mercancías secas, artículos para damas, caballeros y niños, artículos del hogar, de ferretería, toda clase de equipos electrodomésticos, línea blanca, televisores, lavadoras, aire acondicionado, neveras, radios, teléfonos, en fin todo lo relacionado y conexo con dicho ramo, también podrá ejercer cualquier actividad de lícito comercio permitida por la Ley, su capital social es de Un Millón de Bolívares (Bs.1.000.000,00) dividido en un mil (1000) acciones de Un mil bolívares (Bs.1.000) cada una, de las cuales ha pagado y suscrito en su totalidad el accionista MOHAMAD ADEL BZEIH (500) acciones por un valor de (Bs.500.000,00) y el accionista FAISAL ADEL BZEIH las otras (500) acciones por el mismo valor, quedando establecido que la dirección de la misma estaría a cargo de dos directores quienes actuando conjunta o separadamente serán los ejecutores de las decisiones tomadas por la Junta Directiva teniendo a su cargo la conducción de la empresa en todas sus actividades, los directores designados MOHAMAD ADEL BZEIH y FAISAL ADEL BZEIH.- Este documento administrativo se le confiere valor probatorio con base al artículo 1.360 del Código Civil para demostrar el funcionamiento, giro, administración de la prenombrada empresa. Y así se decide.
9.- Copia fotostática (f.90 al 93) de documento constitutivo y estatutos sociales de la compañía anónima EL GOLFO II, C.A., debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta de fecha 24 de septiembre de 2003, e inscrita en el Registro de Comercio bajo el N° 37, Tomo 24-A, de donde se infiere que los ciudadanos ALI MOHAMED BZEIH y ALI IBRAHIM BZEIH, convinieron en constituir dicha empresa con domicilio en la ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta con facultades para establecer sucursales, agencias, depósito u oficias en cualquier otro lugar del territorio nacional o extranjero, por una lapso de 20 años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil pudiendo prorrogarse o disminuirse si así lo acordare una Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá como objeto todo lo relacionado con la compra, venta, importación, exportación y reexportación de toda clase de mercancías secas, artículos para damas, caballeros y niños, artículos del hogar, juguetes, calzados, bisutería, artefactos eléctricos, y en fin lo relacionado y conexo con dicho ramo, también podrá ejercer cualquier actividad de lícito comercio permitida por la Ley, su capital social es de Un Millón de Bolívares (Bs.1.000.000,00) dividido en un mil (1000) acciones de Un mil bolívares (Bs.1.000) cada una, de las cuales ha pagado y suscrito en su totalidad el accionista ALI MOHAMED BZEIH (500) acciones por un valor de (Bs.500.000,00) y el accionista ALI IBRAHIM BZEIH las otras (500) acciones por el mismo valor, quedando establecido que la dirección de la misma estaría a cargo de dos directores quienes actuando conjunta o separadamente serán los ejecutores de las decisiones tomadas por la Junta Directiva teniendo a su cargo la conducción de la empresa en todas sus actividades, los directores designados ALI MOHAMED BZEIH y ALI IBRAHIM BZEIH.- Este documento administrativo se le confiere valor probatorio con base al artículo 1.360 del Código Civil para demostrar el funcionamiento, giro, administración de la prenombrada empresa. Y así se decide.
10.- Copia fotostática (f.94 al 116) del expediente Nro.69, de la empresa LA BELLA MODA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de este Estado el día 7 de julio de 2003, bajo el Nor.69, Tomo 20-A, de donde se infiere el acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa antes referida, constituida por los ciudadanos ALI MOHAMAD AWADA y HAISSAM MOHAMAD AWADA, la cual tendrá por objeto social toda actividad comercial relacionada con la explotación del negocio de compra, venta, importación, exportación, almacenaje y distribución de toda clase de mercancías y bienes en general, la representación de firmas, marcas y productos nacionales y extranjeros, podrá así mismo realizar cualquier otra actividad de lícito comercio vinculante con el objeto social antes descrito; por una lapso de 10 años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil pudiendo prorrogarse o disminuirse si así lo acordare una Asamblea General de Accionistas, su capital social es de Diez Millones de Bolívares (Bs.10.000.000,00) dividido en Diez mil (10.000) acciones de Un mil bolívares (Bs.1.000) cada una, de las cuales ha pagado y suscrito en su totalidad el socio ALI MOHAMAD AWADA (5.000) acciones por un valor de (Bs.5.000.000,00) y el socio HAISSAM MOHAMAD AWADA las otras (5.000) acciones por el mismo valor, quedando establecido que la dirección de la misma estaría a cargo de dos directores quienes podrá actuar con su sola firma, quedando designados los socios arriba señalados. Este documento administrativo se le confiere valor probatorio con base al artículo 1.360 del Código Civil para demostrar el funcionamiento, giro, administración de la prenombrada empresa. Y así se decide.
11.- Justificativo de testigos (f.206-210) relacionado con las facturas Nro.1549, 0116 y 0185 evacuado por ante la Notaría Pública Primera de Porlamar Estado Nueva Esparta en fecha 20 de agosto de 2004, de donde se infiere que los ciudadanos JAIRO RAMÓN MARCANO, JUSMAY CAROLINA RANGEL GARCÍA Y JENNIFFER CAROLINA JIMÉNEZ LUNA, manifestaron que han visto los negocios BELLA MODA, C.A., EVOLUCIÖN CINCO ESTRELLAS, C.A., y EL GOLFO II, C.A., que están ubicados en el Boulevard Guevara; que conocían a los ciudadanos RICHARD HERNÁNDEZ y DAGLIS FIGUEROA; que sabían y les constaban que RICHARD HERNÁNDEZ había adquirido en la empresa BELLA MODA una franela color blanco con cintas negras y el logo y etiqueta de Oscar de la Renta, que le entregó la factura cuya copia se les puso de manifiesto en copia; que asimismo dicho ciudadano había adquirido otra facturas también puestas de manifiesto en copia de la empresa EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., una bermuda, talla 34, color beige, con la marca Oscar de la renta; que la ciudadana DAGLIS FIGUEROA había adquirido en el empresa EL GOLFO II, C.A., una factura cuya copia fue puesta de manifiesto por un sweter, color verde, con la marca de Oscar de la Renta; que en el interior de dichas empresas tenían en oferta al público otras clases de mercaderías diferentes a la referida marca OSCAR DE LA RENTA; que le constaba lo dicho por haberlo visto y oído en esa oportunidad. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, fue promovida las testimoniales de los ciudadanos JAIRO RAMÓN MARCANO, JUSMAY CAROLINA RANGEL y JENNIFFER CAROLINA JIMÉNEZ PÉREZ, quienes manifestaron que ratificaban la declaración y reconocer las facturas que aparecen en el mismo con los Nros.1549, 0116 y 0185. Es así, que al haber sido debidamente ratificado el documento emanado de terceros mediante declaración de los mencionados testigos, los cuales se valora con fundamento en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que los mismos son coincidentes entre sí en aplicación del artículo 431 ejusdem se le otorga valor probatorio a dicha prueba para demostrar que en efecto las referidas empresas en esa oportunidad expidieron facturas por la venta de mercancía con la marca Oscar de la Renta. Y así se decide.
12.- Inspección Judicial (f.232 al 233) evacuada por este Tribunal en un local comercial denominado “EL GOLFO II”, C.A., ubicado en el Boulevard Guevara de la ciudad de Porlamar, Municipio Mariño de este Estado, donde se dejó constancia que el notificado BZEIH ADHAM IBRAIM manifestó que los libros de la empresa que registra la inscripción de mercancía en depósito o en tránsito no se encuentra en la sede de la empresa negándose en consecuencia a presentarlos a objeto de evacuar este punto o particular; que los particulares de la inspección no pudieron ser evacuados en virtud de lo manifestado en el punto primero. La anterior prueba no se le atribuye valor probatorio en virtud que nada aporta para demostrar o enervar los hechos controvertidos en el presente proceso. Y así se decide.
13.- Prueba de informe (f.2 2da. Pza.) evacuada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT), dirección de Aduana Principal El Guamache, en fecha 12 de mayo de 2005, a través de la cual informa que en sus archivos no consta que la empresa EL GOLFO II, C.A., haya realizado importaciones ni exportaciones por esa Oficina Aduanera. La anterior prueba se le confiere valor probatorio para demostrar dicha circunstancia. Y así se decide.
B.- PARTE DEMANDADA:
Se deja constancia que la parte demandada no promovió pruebas que le favorecieran.
ARGUMENTOS DE LAS PARTES.-
Parte Actora:
Como fundamento de la presente acción se señaló la parte actora ONIX TRADING COMPANY, S.A., lo siguiente:
- que según Certificado de Registro Nro. P-211.073, de fecha 20 de abril de 1999, con vencimiento el 20 de abril de 2009, emanado del Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (SARPI) del extinguido Ministerio de Fomento de la República Bolivariana de Venezuela, en donde aparece inscrito bajo el N°.97-003508, que identifica al producto: “OSCAR DE LA RENTA” cuyo titular de marca es OSCAR DE LA RENTA LTD, Sociedad Mercantil Norteamericana New York, E. E. U. U.;
- que fue autorizada por la empresa OSCAR DE LA RENTA LTD, para interponer las acciones o recursos judiciales para la defensa y protección de la marca OSCAR DE LA RENTA, de sus productos o cualquier artículo con su distintivo en toda América Latina y el Caribe tal como consta de la certificación emitida conforme a la Convención de La Haya de fecha 5 de octubre de 1.961 t legalizada el 30 de abril de 2002;
- que según licencia de exclusividad concedida por OSCAR DE LA RENTA LTD a DAYAN COMERCIAL GROUP, S.A., emitida conforme a la Convención de La Haya de fecha 5-10-1.961 y debidamente legalizado;
- que la empresa ONIX TRADING COMPANY, S.A., es la única sociedad mercantil autorizada para comercializar productos identificados con la marca OSCAR DE LA RENTA, para el área del Caribe, incluyendo la República de Venezuela y muy concretamente la Isla de Margarita;
- que con esos instrumentos legales desde hace muchos años viene realizando en la República de Venezuela y muy particularmente en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta ventas al mayor a través de sus representantes exclusivos de la mercadería que se identifica con la marca “OSCAR DE LA RENTA”;
- que tan pronto empezó a distribuir los productos de OSCAR DE LA RENTA y empezaron a tener auge y notoriedad esos productos, cuando el público consumidor buscaba con insistencia esa marga, surgieron los comerciantes con sus hechos ilegales, tratando de vender, y venden mercadería con la denominación OSCAR DE LA RENTA;
- que por diferentes mecanismos legales, y a través de diálogos, métodos y disuasión sus representantes exclusivos y los abogados aquí en Venezuela han sugerido y pedido a estos comerciantes inescrupulosos se abstuvieran de continuar comercializando productos con la marca OSCAR DE LA RENTA sin que se haya podido lograr nada;
- que ha decidido iniciar unas acciones judiciales más contundentes como la presente, para proteger los productos que legítimamente se expenden bajo la marca OSCAR DE LA RENTA, ya que son varias las empresas que se dedican a vender irregularmente mercadería bajo la referida marca, tales como LA BELLA DAMA, C.A., EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A y EL GOLFO II, C.A.
Parte demandada.-
Tal como se desprende de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que las empresas codemandadas a pesar de que quedaron tácitamente citada conforme al artículo 213 del Código de Procedimiento Civil en la oportunidad de llevar a cabo la medida de secuestro decretada por el Tribunal, que emerge de las actas levantadas por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado en fecha 13 de septiembre de 2004, cursantes a los folios 13 al 28 del cuaderno de medidas que los ciudadanos ALI MOHAMAD BZEIH y ALI IBRAHIM BZEIH como representantes de la empresa EL GOLFO II, C.A., se encontraban presentes en el acto y fueron notificados de la misión del Tribunal, al igual que MOHAMAD ADEL BZEIH y FAISAL ADEL BZEIH en su carácter de representante de la sociedad mercantil EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., no concurrieron al proceso en su debida oportunidad a contestar la demanda, ni a promover pruebas que le favorecieran durante la etapa probatoria.
En lo que respecta a la codemanda LA BELLA DAMA, C.A., a pesar de no haber comparecido a contestar la demanda consta que en fecha 10-11-2004 el abogado PASCUAL HERNÁNDEZ en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ONIX TRADING COMPANY, S.A., desistió el procedimiento solo en lo que respecta a dicha empresa, el cual fue debidamente homologado en fecha 23-11-2004 tal como consta al folio 80.
LA CONFESIÓN FICTA.-
Sobre la confesión ficta este particular la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 22-2-01 delimitó lo que significa la presunción ficta, los tres elementos de la confesión ficta y las limitaciones probatorias del contumaz, al establecer:
“...Establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil:
“Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que la favorezca...”
Tal ha sido el criterio sostenido por los doctrinarios patrios entre los cuales encontramos a Arístides Rengel-Romberg, quien, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (Pág.131,133 y 134), establece:
“La falta de contestación de la demanda en nuestro derecho, da lugar a la confesión ficta, esto es, la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la Ley deben aplicarse a los hechos establecidos...”
y continúa,
“La rebeldía no se produce sino por la incomparecencia del demandado a la contestación, pues las partes a derecho con su citación para dicho acto y su comparecencia al mismo funciona como la antigua personación, de tal modo que la realización de aquel acto constituye la liberación del demandado de la carga de contestación, y su omisión o falta, produce la confesión ficta. El lapso de comparecencia tiene así el carácter de perentorio o preclusivo y agotado que sea, ya por la realización de la contestación o por su agotamiento por no haberse realizado aquella, no podrá ya admitirse la alegación de hechos nuevos, ni la contestación de la demanda a la causa (art.364 CPC)....”.
Así pues, podemos entender entonces que operará la confesión ficta y por lo tanto se declararán con lugar las pretensiones del actor, cuando el demandado no diere contestación a la demanda, que ésta no sea contraria a derecho y que además, el mismo no probare algo que le favoreciere.
En esa dirección se ha dirigido la jurisprudencia dictada por este máximo Tribunal de la República, quien en reiteradas oportunidades ha establecido.
“....Del artículo anteriormente transcrito se evidencia que deben concurrir tres elementos para que proceda la confesión ficta, estos son:
1) Que el demandado no diere contestación a la demanda.
2) Que la pretensión no sea contraria a derecho.
3) Que el demandado nada probare que le favorezca durante el proceso. (...)
En relación al tercer requisito, por el cual el demandado nada probare que le favorezca durante el proceso, se observa:
El alcance de la locución: ‘nada probare que le favorezca’, tanto la doctrina como la jurisprudencia han acordado al respecto que es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho. En cambio no es permitida la prueba de aquellos alegatos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegar en la contestación a la demanda...”. (Cursiva de la Sala) (Ramírez y Garay 2075-99, pág. 556, Tomo CL VII).
Así mismo, en sentencia del 14 de junio de 2000, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, dejó sentado lo siguiente:
“La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su incomparecencia tardía al mismo, que se declare la confesión ficta, que por naturaleza es una presunción iuris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de os elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de prueba admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante...”
De lo anterior se extrae, que la conducta rebelde del demandado al no comparecer a dar contestación a la demanda configura una presunción Iuris Tantum que se traduce en la aceptación de los hechos expuestos por el actor en el escrito de la demanda pero ello supeditado al cumplimiento de los dos requisitos, como lo son que la petición no sea contraria a derecho y que el demandando nada probare en su defensa.
Ahora bien, bajo tal circunstancia la actividad probatoria del contumaz o rebelde estará muy limitada pues, solo podrá concentrar su actividad probatoria a enervar o desvirtuar los fundamentos de hecho que fueron alegados por el actor en su escrito libelar, significando así, que al ser ese lapso de comparecencia de carácter perentorio o preclusivo por lo que una vez agotado no podrá volver a reabrirse ni menos aún argumentos o traer al proceso nuevos alegatos. Y así se decide.
Demarcado lo anterior, se desprende de los autos que las empresas demandada EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., y GOLFO II, C.A., no comparecieron a dar contestación a la demanda, ni a promover pruebas que le favorecieran o que enervaran las afirmaciones planteadas por el actor en el libelo, configurándose así, dos de los tres (3) extremos necesarios para que resulte procedente la declaratoria de confesión ficta a la que hace referencia el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
En lo que respecta al tercer requisito esto es, que la petición no sea contraria a derecho, resulta necesario efectuar el siguiente análisis:
La Ley de Propiedad Industrial consagra la protección de los derechos que le correspondan a los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos, descubrimientos, relacionados con la industria y los de aquellos productos, fabricaciones o comerciantes cuando estos creen frases o signos para diferenciar los productos que como consecuencia de su trabajo o actividades creen o produzcan.
Para proteger dichas actividades, establece la ley que el Estado otorgará certificados de registro a todos aquellos propietarios de marcas, lemas, denominaciones comerciales que se registren y asimismo, le otorgará patentes a los propietarios de inventos, mejoras, modelos o dibujos que también sean registrados, con el fin de garantizar la protección de sus derechos.
En el capítulo IV de la Ley se regula todo lo concerniente a las marcas comerciales, definiéndola como todo signo, figura, dibujo, palabras, leyendas o cualquier otra señal utilizada por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, los artículos con los cuales comercia o bien, para identificar a su propia empresa, estableciendo que dicha marca debe ser registrada a los efectos de que los mismos por espacio de tiempo de quince (15) años, sean utilizadas por el titular de los mismos en forma exclusiva.
También consagra la misma Ley en lo que atañe a las marcas, los requisitos que deben cumplirse para obtener su registro y asimismo, las penalidades de índole penal y pecuniaria aplicables a aquellas personas que infrinjan las disposiciones de dicha ley.
De igual forma, la Ley Sobre Derecho de Autor en sus artículos 109 y siguientes contempla el procedimiento a seguir a los efectos de resguardar cualquiera de los derechos de explotación consagrado en la Ley, como por ejemplo, ante cualquier violación fue dirigidas a obtener la declaratoria del derecho, la prohibición de actos que desemboquen en violaciones así como acciones tendentes a obtener el resarcimiento de los posibles daños materiales o morales que pudieran suscitarse en contra del infractor.
En esta ley, se encuentra regulado en el Título VII el procedimiento relacionado con las “Acciones Civiles y Administrativas” otorgándole al Juez que conozca de aquellas demandas relacionadas con violaciones del derecho de explotación de poderes cautelares al punto de permitirle el decreto de la medida cautelar de secuestro sobre todos aquellos productos que configure o se enmarque dentro de las violaciones denunciadas, así como y el embargo preventivo sobre bienes pertenecientes al accionado, exigiendo para ello la demostración de la posesión del bien denunciado consagrado en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En este mismo contexto, la misma Ley en el artículo 112 permite, que en aquellos casos en que se trate de litigios ya iniciados por violación de los derechos de explotación sobre obras, que por vía de excepción cuando exista una situación de urgencia que así lo justifique las mismas sean decretadas por un juez de Municipio del lugar donde debe ejecutarse la misma, e inclusive se le faculta al mismo para que aún siendo incompetente la levante cuando la parte contra quien obre la misma demuestre que dentro de los treinta (30) días continuos a su ejecución no se ha iniciado el juicio correspondiente.
Es así, que dicha ley por vía de excepción a Principios Generales cuando las circunstancias así lo permitan se le faculta a un juez de Municipio para que acuerde y practique medida cautelar solicitada sin que medie en ese momento la existencia de un juicio, siempre que el solicitante demuestre la urgencia y su carácter de representante de la persona natural o jurídica que actúa, sin que tales condiciones impidan al juez para que aún configurados, o cumplidos exija caución o garantía suficiente.
En este mismo sentido, dentro del ordenamiento jurídico se encuentra asimismo, la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aprobada el 1-12-2000, a través de la cual se aprobó el Régimen Complementario de la Propiedad Industrial para los países signatarios del acuerdo de Cartagena del 26-5-1.969 (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela), el cual de acuerdo al artículo 153 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela es ley en Venezuela de carácter supranacional, al haber sido integrada al ordenamiento jurídico y con aplicación entonces, directa y preferente respecto a la legislación interna del país, la cual fue dictada en sustitución de la decisión 344, y contiene toda la normativa que regula el uso de las patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen a la Ley de Propiedad Industrial para registro de mercancía, cancelación y nulidad de derechos, así como todo el régimen de protección cautelar de uso de infracción de los derechos de propiedad industrial – dentro de las cuales se encuentran las marcas comerciales – con miras a adaptarse a los lineamientos previstos por la organización mundial.
Así en estos términos, el artículo 155 de la referida decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, la cual como se expresó tiene aplicación preferente frente a otros instrumentos legales pertenecientes a la legislación interna del país en sus artículos 155 y 156, regula los alcances del derecho de uso exclusivo de marcas o signos distintivos, al señalar:
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. “
Asimismo, los artículos 238 y siguientes consagran las acciones que permiten obtener la protección y resguardo de los derechos consagrados en la ley de Propiedad Industrial, cuando éstos sean infringidos, dentro de los cuales se encuentran aquellas de carácter resarcitorio, o bien, las dirigidas a evitar la paralización o prohibición de los actos que configuren infracciones que menoscaben dichos derechos, denominados acciones por infracción, así como todo el procedimiento especial relacionado con el decreto de las medidas preventivas.
En este sentido, la Sala de Casación Civil en fallo del 30 de septiembre de 2004 señaló:
“…En resumen, la sala puntualiza lo siguiente:
a) El juez de Municipio puede validamente decretar y ejecutar medidas cautelares anticipadas, cuando se alegue y acredite la urgencia en que ellas se acuerden y ejecuten, junto con los presupuestos del artículo 247 de la Decisión 486;
b) Cuando no se alegue ni acredite la urgencia en el decreto de las cautelares, la solicitud deberá dirigirse al Juez de primera instancia competente en razón de la materia;
c) Tanto la oposición como la articulación probatoria que ha de abrirse en la incidencia, así como la revisión de las medidas deberán verificarse ante el Tribunal que conozca del juicio por violación de los derechos de propiedad industrial, para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
d) De no iniciarse el juicio dentro del lapso previsto en el segundo párrafo del artículo 248 de la Decisión 486, las medidas cautelares quedarán sin efecto, de pleno derecho…
…Al resolver la primera denuncia por defecto de actividad, este Supremo Tribunal indicó que para tramitar la incidencia cautelar en procesos de esta naturaleza, deben aplicarse las reglas previstas en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debido a que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina remite al Código de Procedimiento en lo que se refiere a las pruebas a evacuar a los efectos del ejercicio de las acciones civiles y administrativas por infracción de derechos, por lo cual nada impide considerar que tal remisión también es posible en todo lo concerniente a la sustanciación de la incidencia cautelar…
…La doctrina modera conceptúa a las medidas cautelares como parte integrante del derecho fundamental a la defensa, desde luego que ellas hacen posible que el ciudadano pueda obtener la plena ejecución del fallo que les es favorable, a fin de que el transcurso del proceso y su posible retardo no se vuelva contra él; de allí, que esta Sala considere que las medidas cautelares son inherentes a la efectividad de la tutela jurisdiccional, o dicho de otra manera, constituyen la garantía de la eficacia del acto productor de justicia en que se traduce la sentencia.
Ahora bien, respecto de la vía procesal mediante la cual se deducen pretensiones de esta naturaleza, la doctrina nacional y foránea la asimila a un verdadero proceso, donde las partes actúan bajo una perspectiva diferente y con un objeto distinto del que constituye el juicio principal; por ende, goza de los atributos de autonomía e independencia, aún cuando se halle preordenado a la eficacia del eventual fallo reconocedor del derecho del actor. (…)
…La Sala acoge los anteriores criterios doctrinales, pues si bien el proceso cautelar es un instrumento que permite alcanzar la plena ejecución de lo decidido, la naturaleza, el procedimiento y sus efectos, así como las finalidades de ambos son considerablemente distintos. (Henríquez La Roche, Ricardo. Ob.cit., Pág.172). Así pues, es de observar que mientras el objeto de las cautelares es asegurar la eficacia de lo decidido mediante la aprehensión de bienes, o la orden de abstención o de prohibición de efectuar determinados actos jurídicos, en los procesos declarativos o de condena se persigue el reconocimiento del derecho material deducido.
Apuntado lo antes expresado la autonomía y urgencia con que el proceso cautelar debe tramitarse, como se desprende la Sala basándose en las disposiciones contenidas en la decisión 486 específicamente en su artículo 47 señaló que en dichos proceso, las incidencias cautelares tienen un tratamiento especial, destinado a proteger al demandante contra los efectos gravosos de la demora del juicio y la posibilidad de que sea inefectiva la sentencia del mérito de la controversia. En efecto, el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregará el cuaderno separado de aquellas, cuando se hayan terminado”.
Por consiguiente, de conformidad con la norma citada el Juez está obligado a abrir tantos cuadernos como partes a ser afectadas por las cautelares indique el solicitante, a fin de que cada una de ellas individualmente consideradas pueda llevar a cabo las defensas y pruebas que estimen pertinentes a sus intereses…” (Subrayado del Tribunal)
De acuerdo a lo precedentemente apuntado se tiene que la acción interpuesta destinada a la protección de la marca comercial se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico muy especialmente en la Ley de Propiedad Industrial y la dedición 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cumpliéndose así, el tercer extremo necesario para que opere la confesión ficta y en consecuencia, se estima, que ciertamente las empresas demandadas EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A. y EL GOLFO II, C.A., admitieron que la empresa ONIX TRADING COMPANY, S.A., ostenta el carácter de exclusividad para negociar los productos identificados con la marca OSCAR DE LA RENTA, según contrato de sublicencia otorgado el día 1-1-1998 y que no obstante a dicha condición, éstos en forma ilegal, sin la anuencia y autorización de la empresa demandante, procedieron a vender, comercializar productos identificados con la referida marca OSCAR DE LA RENTA, infringiendo las normas que rigen esa materia, especialmente el derecho de uso exclusivo de marcas contemplado en los instrumentos legales antes señalados. Y así se decide.
De forma tal, que en vista de la anterior circunstancia se estima que ciertamente las demandadas EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., y EL GOLFO II, C.A., incurrieron en la infracción del derecho al uso exclusivo de marcas que le corresponde a la empresa demandante ONIX TRADING COMPANY, S.A., sobre la marca OSCAR DE LA RENTA al ofrecer al público en general la venta de mercancía identificada con la referida marca, sin contar con la autorización de la demandante, a quien según el contrato de sublicencia otorgado el 1 de enero de 1.998 se le otorgó la exclusividad para comercializar la referida marca, ni menos aún del licenciante original, la sociedad mercantil extranjera DAYAN COMERCIAL GROUP, S.A., infringiendo así los derechos de la demandante, por lo que este Tribunal en aplicación de los ordinales a), e) y f) del artículo 241 de la referida decisión 486 ordena el cese inmediato de los actos infractores, la destrucción de la mercancía que se encuentre en poder de las empresas demandadas, así como toda aquella que fue objeto de la medida de secuestro practicada el 13-9-2004 por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado a la empresa demandada y la publicación del presente fallo en el diario de circulación regional “Sol de Margarita” por una sola vez, a costa de ambas empresas demandadas.
Con respecto a la falsedad de la marca OSCAR DE LA RENTA en los productos que se encontraban en poder de los infractores, tal como fue señalado en el capítulo X contentivo del petitorio de la demanda, se estima que dicha alegación debió ser planteada dentro de los presupuestos de hecho descritos en el capítulo VIII a objeto de que el mismo formara parte del contradictorio, y por lo tanto, al no ser así, el Tribunal no emite consideraciones sobre ese particular. Y así se decide.
DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Con relación a los Daños y perjuicios la Sala de Político-Administrativa en sentencia de fecha 21 de abril de 2004 señaló lo siguiente:
“…En lo referido a la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el ordinal 7° del artículo 340 ejusdem, se observa que en cuanto a la determinación de los daños y perjuicios y sus causas, esta Sala ha expresado en decisiones anteriores (ver sentencia número 1.391 de fecha 15 de junio de 2000 y sentencia número 1.842 de fecha 10 de agosto de ese mismo año), que efectivamente el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, ordena que en el libelo de demanda, cuando es reclamada la indemnización de daños y perjuicios, la parte actora debe indicar la especificación de éstos y sus causas, sin embargo, se advierte que la referida norma nada indica con relación a la existencia de alguna formalidad especial a tales fines.
En tal orden, considera la Sala que la obligación contenida en el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, no está referida a una necesaria e indispensable cuantificación de los daños y perjuicios que puedan reclamarse, sino que ha de entenderse que lo que exige es una narración de las situaciones fácticas que constituyen el fundamento para el resarcimiento. En tal sentido, la especificación de los daños y sus causas requiere las explicaciones indispensables para que el demandado conozca la pretensión resarcitoria del actor en todos sus aspectos, pero ello no significa que forzosamente se tenga que pormenorizar al detalle cada daño y cada perjuicio, ya que es suficiente con que se haga una descripción más o menos concreta de ellos y de sus causas…”
Con respecto a los daños y perjuicios reclamados en este proceso, se debe puntualizar que de acuerdo al artículo 243 de la decisión 484 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina la cual sustituyó la decisión 344 que para el cálculo de los mismos, se requiere tomar en consideración los siguientes criterios:
- El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho o consecuencia de la infracción;
- El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- El precio que el infractor había pagado por concepto de una licencia contractual, tomando como parámetros el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Sin embargo, en este caso en particular la demandante no estableció en el libelo ninguno de los criterios antes señalados a los efectos de que se procediera al cálculo de los daños y perjuicios reclamados al no suministrar datos concretos con el fin de que mediante una experticia complementaria del fallo se estableciera su cuantificación.
De ahí, que de acuerdo a lo estimado precedentemente y en vista de que el Juez no puede suplir de oficio las carencias u omisiones en los que incurran las partes, se declara improcedente la reclamación relacionada con el pago de los daños y perjuicios solicitados por la parte actora en el libelo de la demanda. Y así se decide.
IV.- DISPOSTIVA.-
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Uso Ilegal de Derecho de Marca, incoada por la sociedad mercantil ONIX TRADING COMPANY, S.A., en contra de las empresas EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A. y EL GOLFO II, C.A., ya identificadas, y en consecuencia se declara que las empresas EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A. y EL GOLFO II, C.A., infringieron las normas que regulan y protegen el derecho al uso exclusivo de marca comerciales, consagradas en la Ley de Propiedad Industrial y la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al proceder a comercializar mercancías identificadas con la marca OSCAR DE LA RENTA sin contar con la anuencia o autorización de la empresa ONIX TRADING COMPANY, S.A., quien fue autorizada por la sociedad mercantil DAYAN COMERCIAL GROUP, S.A., propietaria de la marca, según contrato de sub-licencia otorgado el 1 de enero de 1.998.
SEGUNDO: Se ordena el cese inmediato de los actos constitutivos de infracción y en consecuencia, que las empresa EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., y EL GOLFO II, C.A., se abstengan de continuar comercializando al mayor o al detal mercancía identificada con la denominación y logotipo de OSCAR DE LA RENTA
TERCERO: Se ordena que la mercancía que tenga la denominación OSCAR DE LA RENTA que se encuentre en las empresas EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A., y EL GOLFO II, C.A deberá ser entregada al Tribunal a objeto de proceder a su destrucción inmediata al igual que aquellas que fueron objeto de la medida de secuestro practicada por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado los cuales se encuentran descritas en el acta levantada en fecha 13 de septiembre de 2004.
CUARTO: Se declara improcedente la reclamación relacionada con los Daños y Perjuicios.
QUINTO: En aplicación del ordinal f) del artículo 241 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ordena a costa de las empresas demandadas EVOLUCIÓN CINCO ESTRELLAS, C.A. y EL GOLFO II, C.A., la publicación por una vez del presente fallo en el Diario de circulación regional “El Sol de Margarita”.
SEXTO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.-
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la Asunción a los Dieciséis (16) días del mes de septiembre del Dos Mil Cinco (2005) 195° y 146°.-
LA JUEZA,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS
LA SECRETARÍA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ
JSDC/CF/Cg.-
Exp. N°.8222/04
Sentencia definitiva.-
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de ley.
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-